无效审理中预料不到的技术效果对创造性判定的影响
在无效程序中，专利权人修改了权利要求书。其中独立权利要求1为“1.无铅的钎焊料合金，其特征在于，含有0.3wt%~0.7wt% Cu，0.04wt% ~0.1wt% Ni，其余为 Sn”。
针对上述专利权，请求人将US5366692作为证据1以创造性为由向专利复审委员会提出无效宣告请求，请求宣告本专利全部无效。
在审理过程中，专利权人主要认为涉案专利相对证据1具有预料不到的技术效果。合金在固体状态下的伸长率反映了合金在液体状态的流动性。涉案专利的伸长率通过添加Ni比没有添加Ni的情况下，Ni减少了金属间化合物，因此Ni可以控制Sn和Cu反应形成的金属间化合物，有助于改善熔融焊料的流动性，就Sn0.7Cu合金而言，Ni含量在约0.026-0.1%内都具有最好的流动性。而且从附表里可以看出Ni可以提高伸长率。而证据1中没有明确记载Ni的作用，Ni的含量所产生的技术效果也是不可预测的。在说明书附表中，在Cu的范围均为0.5wt%的情况下，试样2中合金的伸长率大于试样1中的伸长率，证明Ni在合金中对伸长率有提高的作用。
专利复审委员会经审理后认为，证据1在优选实施例的表19中披露的第17种合金组成中仅为包括0.5wt%的Cu，0.5 wt%的Ni，余量为Sn，与本专利权利要求1的技术方案相比，区别在于该种合金组成中Ni为0.5wt%与本专利权利要求1保护的钎焊料合金组成中Ni为0.04wt%~0.1wt%在数值上不同。所属领域技术人员容易理解，Ni是钎焊料合金中常规添加的一种添加材料，为了能够保持良好的流动性，并使钎焊接头显示足够强度的焊接性，将Ni的添加量控制在一定的范围内，对所属领域技术人员来说通过有限次的实验就可选择得到，不需付出创造性的劳动。
在上述程序的基础上，专利复审委员会作出第15158号无效宣告审查决定（下称15158号决定），宣布该专利权利要求全部无效。在第15158号决定中，专利复审委员会还认定，即便伸长率和流动性有一定的相关性，但是在说明书第7页附表所列举的焊料合金试样中，将试样1与试样4相比较，可以发现两种试样中Ni的含量相同，试样4的Cu含量高于试样1的Cu含量，而试样4的伸长率远远高于试样1的伸长率。因此，从试样1、4之间的比较可以得出这样的启示，焊料合金的伸长率或流动性并不仅仅是由Ni的含量所决定的。将试样1和试样3相比较，在Cu含量相同的情况下，试样3在Ni含量增加时伸长率反而下降了。这与专利权人在口头审理过程中列举的将试样1、2相比较的结果恰恰相反。这进一步说明焊料合金的伸长率或流动性并不仅仅是由Ni的含量所决定的，本专利也不能确定或教导焊料合金中Ni的含量不同和伸长率或流动性的有益效果之间有何必然联系。
专利权人不服该决定，起诉至北京市第一中级人民法院。北京市第一中级人民法院于2011年12月20日作出（2011）一中行初字第1113号行政判决书，维持了上述第15158号决定。随后，专利权人不服上述判决，向北京市高级人民法院提出上诉。北京市高级人民法院于2012年8月2日作出（2012）高行终字第528号判决，该判决仍然支持了专利复审委员会的认定。
案例评析
我国《专利审查指南》第二部分第二章认为，有益效果是指由构成发明或者实用新型的技术特征直接带来的，或者是由所述的技术特征必然产生的技术效果。日本特许厅在《JPO Examination Guideline》中认为对有益效果的记载可以教导要解决的技术问题，甚至可以替代该要解决问题的描述。
我国专利法对一项发明是否具有创造性的评判标准是“突出的实质性特点”和“显著的进步”，其中正如《专利审查指南》第二部分第四章3.2.2节所规定的那样，作为评判标准之一的“显著的进步”主要是 “应当考虑发明是否具有有益的技术效果”。因此有益的技术效果是判断发明是否具备创造性的主要依据。
日本特许厅在《JPO Examination Guideline》中的创造性判定原则里规定，应当考虑有益的技术效果，如果相比现有技术，在说明书中清楚的记载了有益的技术效果，那么应该将该有益的技术效果作为支持推定具备创造性的事实加以考虑。
本案历经无效宣告、法院一审和二审程序，争议的焦点主要在于本专利相对于证据1存在的Ni数值范围不同是否能够带来有益的技术效果，以及带来的有益效果是否预料不到。
专利权人认为，涉案专利的Ni范围可以控制Sn和Cu反应形成的金属间化合物，从说明书附表里可以佐证Ni可以显著提高伸长率，从而改善流动性。因此，Ni带来了预料不到的有益技术效果。
正如15158号决定中评述的那样，即便将伸长率作为涉案专利有益效果的指标，在说明书附表所列举的合金试样中，将试样1、试样3比较和将专利权人列举的将试样1、试样2比较的结果是彼此矛盾的，作为专利权人立论基础的附表反映出的客观信息不仅不能支持专利权人的关于“有益效果是预料不到的”的论点，其本身就是矛盾的，反而佐证了专利权人在涉案专利申请日当时并未发现Ni因数值范围不同而会带来预料不到的技术效果，进而涉案专利也就不会具有“显著的进步”。
在无效案件审理过程中，有益的技术效果是创造性判定的重要因素。在评价有益的技术效果与创造性是否相关时，正如《专利审查指南》的规定，就是判断这种有益的技术效果是否达到了本领域技术人员“预料不到”的范围，即是否技术效果产生了质的变化，超出本领域技术人员预期的想象。针对本案，（2011）一中行初字第1113号行政判决书和（2012）高行终字第528号判决书都在判决部分对涉案专利的技术效果进行了认定，进而由此判定是否具备创造性。
通过涉案专利可以发现，涉案专利相比现有技术的有益效果是否足以认定创造性还要通过是否“预料不到”来衡量，值得研究。
美国专利商标局并未明文规定预料不到的技术效果，但是在联邦最高法院KSR International Co. V. Teleflex Inc.案件判决之后，将所属领域的技术人员对技术效果的可预测性判断归入到2007年10月10日后实施的关于显而易见性判定的审查指南中。
日本特许厅在《JPO Examination Guideline》PART II第2章第2.5节中认为，创造性判定过程中应当考虑相对现有技术的有益技术效果，“当有益的技术效果相比现有技术非常令人预料不到，以致于本领域的技术人员无法预知，那么发明是具备创造性的”，但是“应该注意的是，无论是否具有预料不到的有益技术效果，如果本领域的技术人员无可置疑的断定易于获得所请求保护的技术方案，创造性都不应当被接受。”可见，日本特许厅在把握创造性的判断标准时，并未一刀切的认定预料不到的技术效果与创造性成立与否具有必然联系。
与美、日相比，欧洲的相关制度更趋完善。在欧洲专利局的EPO审查指南的PART C 第9.10.3节中规定了所谓的“单行道”（One-Way Street）原则，据此欧洲专利局认为，尽管预料不到的技术效果可以作为具备创造性的一种表示，但是不能判定具有预料不到的技术效果就必定带来创造性。具体的，作为一种限制条件，对所属领域的技术人员来说，当带来有益技术效果的特征属于唯一的或者必然的考虑时，即由于缺乏可选替代要素而形成一种“单行道”原则时，即使这种有益效果是预料不到的，仍不具有创造性。这种“预料不到”的有益效果仅是一种附带的“奖励效果”（bonus effect）。同时，欧洲专利申诉委员会在其判例T766.92，T848.94，T192.82，T936.96，T21.81等诸多案件审理过程中都体现了这一原则。因此从“单行道”原则可以看出欧洲专利局在把握“预料不到”的有益技术效果对创造性影响时从制度设计上要求更为严格。
在无效案件审理实践中加强对有益效果是否预料不到的审查，具有这样的启示。
1、强化“显著的进步”标准在创造性判定中的应用。现行法律法规都过于强调“突出的实质性特点”的应用和审查，客观上淡化了“显著的进步”同样作为标准在创造性判定过程中所担负的价值导向，加强对有益效果是否预料不到的审查有助于“显著的进步”和“突出的实质性特点”这两个标准在创造性评判过程中的平衡，从而更加客观。
2、与技术的客观实际接轨，间接提高发明专利创造性的实质高度。任何发明创造都离不开实际应用，加强对有益效果是否预料不到的审查，会促使和要求专利申请人更加重视发明创造自身的实际应用，有效避免垃圾专利和泡沫专利的产生，同时也符合专利自身的发展规律，来源于实际且服务于实际。（知识产权报 张立泉）