2008年8月14日，国家知识产权局专利复审委员会作出第12183号无效宣告请求审查决定。该无效决定涉及申请日为2006年12月8日、授权公告日为2007年11月28日、名称为“一种纸塑或塑塑无胶复合用双向拉伸聚丙烯薄膜”的200620154717.2号实用新型专利。
       在无效程序中，专利权人对该实用新型专利的权利要求书进行了修改，修改后的权利要求1内容如下：
       “1、一种纸塑或塑塑无胶复合用双向拉伸聚丙烯薄膜，它包括基体层和热合在基体层上并可直接与纸材、预印纸材或自身复合的功能表层（1），其特征在于：所述功能表层（1）和基体层为共挤结构，基体层包括基体表层（2）和基体芯层（3），基体芯层（3）与功能表层（1）相邻设置，所述功能表层（1）为乙烯-丁烯共聚物、乙烯-辛烯共聚物、乙烯-丁烯-辛烯共聚物、乙烯-丁烯共聚物的马来酸酐接枝改性物、乙烯-辛烯共聚物马来酸酐接枝改性物、乙烯-丁烯-辛烯共聚物的马来酸酐接枝改性物或它们的任意共混物、或以上的共聚物、改性物、共混物分别与氢化石油树脂的再共混物。”
       针对修改后的权利要求1，无效请求人的无效宣告理由包括：（1）权利要求1的技术方案不符合专利法实施细则第二条第二款的规定；（2）权利要求1的技术方案不符合专利法第二十二条第三款的规定。即，请求人认为权利要求1记载的组份，如共混、再共混、含有、改性或共聚，这些均已不是材料特征，而是组份特征，明显不符合实用新型的定义，因而不符合专利法实施细则第二条第二款的规定；同时请求人认为，对比文件1（CN 2635356Y）已经公开了纸塑薄膜复合结构，“通过双轴拉伸聚丙烯（BOPP）无胶复合膜直接复合在纸质层表面构成”，其中纸质层对应于基体层，无胶复合膜对应功能表层，并且公开了无胶复合膜也可以与“PP（塑料）具有良好的粘合性，又与纸张具有良好的热合性”的技术效果。由此，权利要求1的技术方案相对于对比文件1也不具备创造性。
       专利权人认为：在实用新型专利创造性的审查过程中应考虑其技术方案的所有特征包括技术特征和方法特征，意味着实用新型可以予以材料保护的，涉案专利完全符合专利法实施细则第二条第二款的规定；对于创造性，对比文件1是专利权人在先的一份专利，其公开的内容中并没有所述薄膜层的具体构造成分，即没有公开权利要求1中的功能层材料特征，而选取这些材料作为复合薄膜的功能层正是本专利的发明点，因此对比文件1不能影响权利要求1的创造性。
       经审理，合议组认为：本专利权利要求1要求保护的是一种产品，该产品具有多层塑料薄膜结构，其中功能表层所限定的各种材料均属于现有技术已知的材料，因此权利要求1不属于对材料本身提出的技术方案，而是对一种薄膜的物理结构提出的技术方案，属于实用新型专利保护的客体，因此符合专利法实施细则第二条第二款的规定。对比文件1公开了一种纸塑复合结构，该纸塑复合结构为纸质层1和热合在纸质层1上的塑料薄膜层2两层结构，通过双轴拉伸聚丙稀（BOPP）无胶复合膜直接复合在纸质层表面构成；上述双轴拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜表面含有通过接枝改性而得到的功能层，实现BOPP无胶复合膜直接与纸质层复合（参见对比文件1说明书摘要、说明书第2页第16-21行）。可见，权利要求1的薄膜复合层结构与对比文件1公开的纸塑复合结构不同，并且对比文件1也没有公开形成功能表层的材料。尽管请求人辩称三层薄膜的结构是本领域的常规设计，并且将基体层分为基体表层和基体芯层是一种人为定义，然而权利要求1中限定了对功能表层材料的选择，并且从权利要求1所记载的材料中选择一种或几种作为功能表层，不仅可以使复合薄膜与纸张有效地实现热合，而且功能表层与基体层之间直接结合，避免了涂胶法产生的环境污染以及成本高的缺陷，获得了环保、安全、复合强度好、剥离强度高等技术效果。对比文件1既没有公开功能表层的材料特征，也没有给出任何使用这些材料作为功能表层的技术启示，因此权利要求1相对于对比文件1具备创造性。

案例评析
       本案涉及的争议点主要有两点，一是权利要求1的技术方案是否属于实用新型专利的保护客体；二是在创造性判断时如何评价权利要求1技术方案中的材料特征。
       根据我国专利法对实用新型专利的定义1：实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案（注：在第三次修改专利法时将原来在专利法实施细则规定的实用新型的定义增加到专利法中，实用新型定义的本身没有变化。本案因为申请日在2009年10月1日以前，因此适用原专利法和专利法实施细则，但在评析部分为了叙述方便，均引用新专利法和新实施细则）。可见，我国实用新型专利只保护产品的形状/构造，并且这种形状/构造应当是宏观的，具体的，有型的，而不是微观的。实用新型专利既不保护材料特征的改进，也不保护由新材料制造的产品。
       实用新型专利不保护新材料，并不意味着实用新型专利的权利要求不可以包含材料特征。如果只是从现有技术已有的材料中选择特定的一种或几种作为产品的构成，这是允许的。允许的理由基于两点：一，专利制度的目的是促进创新，如果一项实用新型专利已经对产品的形状/构造做出了改进，那么仅仅因为权利要求中记载了现有技术已有的材料而将其排除在实用新型专利的保护范围之外，显然会挫伤发明人/申请人继续进行研发和申请的积极性，不利于实用新型专利制度发挥作用；二，在一些特定的技术领域，产品的形状/构造与其采用的材料是密切联系的，在撰写时可能无法完全避免涉及材料特征。例如，涉案专利保护的薄膜复合层，由于在进行复合构造时必然需要考虑各层所采用的材料，那么在技术方案中记载与复合层构造相对应的材料特征，就不仅是可以允许的，更是为了构成完整的技术方案不可缺少的了。当然，前提是技术方案并不是对材料本身进行的改进。
       因此，如果权利要求的技术方案中包含对材料本身提出的改进，则不论该技术方案中是否还包含形状/构造特征或形状/构造特征的改进，该技术方案必然不属于实用新型专利保护的客体；但是如果仅是将现有技术中已知的材料应用于具有形状/构造的产品上，由于其并不涉及微观层面的改进，因此符合专利法的定义，属于实用新型保护的客体，不应将其排除在实用新型的保护范围之外。涉案专利就属于后一种情况，其中所涉及的各种材料都是现有技术中已有的，所述技术方案仅仅是选择这些材料用来形成功能表层，从而构成薄膜复合层构造，其符合专利法关于实用新型保护客体的规定。
       在创造性判断方面，由于我国对实用新型专利申请实行初步审查制度，实用新型专利的创造性判断一般只会出现在实用新型专利授权后的无效宣告程序中。对于实用新型专利创造性判断时权利要求中的材料特征是否需要考虑的问题，在我国专利审查历史上有过不同的认识。在2001版审查指南中规定，对产品的形状/构造没有带来变化的材料特征，在评价创造性时不予考虑。由此带来困扰是：在对实用新型专利的创造性进行判断时将权利要求中包含的材料特征与其他技术特征割裂开来，对材料特征不予评述。这不仅违反了创造性判断中的“全部技术特征”规则，也对申请人、专利权人以及社会公众造成误导——实用新型专利创造性判断不是基于技术方案做出的，而是基于某些技术特征做出的。
       2006/2010版审查指南对此予以了纠正：在实用新型专利创造性的审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征。这样既复合了创造性判断时的“全部技术特征”规则，也将实用新型专利的创造性判断标准，与发明专利的创造性标准一起统一于专利法第二十二条第三款的范畴之下，两者的创造性判断的差别仅在于发明创造的“高度”不同。本案在判断创造性的过程中，合议组也是将权利要求1功能表层的材料特征纳入考虑，并得出了权利要求1相对于对比文件1具有实质性特点和进步，因而具备创造性的结论。
       综上所述，对于权利要求中包含了材料特征的实用新型专利，在判断其是否具备“可专利性”时，首先要判断其是否属于实用新型保护的客体，此时需要判断其中记载的材料是否现有技术中已知的。将现有技术中的已知材料应用于具有形状/构造的产品，属于实用新型保护的客体；但是对材料本身提出的改进不属于实用新型保护的客体。在判断其属于实用新型保护的客体后，才能依据专利法的相关规定对其进行创造性的判断，由于此时已经确定材料特征是现有技术已有的，因此在创造性判断时，需要将这些材料特征纳入技术方案中进行整体考虑。这样的处理，既符合我国现行的专利制度设置，也更有利于有效地发挥实用新型专利的作用。  （田 宁）
 
中国知识产权报资讯网http://www.cipnews.com.cn/